Cuando un empresario crea el signo que identifica los productos y/o servicios que ofrece a los consumidores en el mercado, resulta menester adelantar el registro de su marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio con la finalidad de ser titular exclusivo sobre este signo y mitigar los riesgos legales que genera el uso de una marca sin registro previo.
El Lema Comercial, conocido usualmente como slogan, es a su vez un signo distintivo que, si bien acompaña la marca para reforzar su distintividad y recordación en el mercado, requiere de un registro independiente al de su marca asociada, mediante un trámite muy semejante al del registro de marca, con algunas particularidades adicionales.
Antes de iniciar con la solicitud de registro, es altamente recomendable revisar la conformación del signo que se pretende registrar, tanto en sus elementos verbales como en los figurativos o gráficos que conforman su conjunto, esto con el fin de determinar la probabilidad de éxito de registro del signo de interés.
Adicionalmente, es conveniente realizar una búsqueda de antecedentes marcarios para determinar si se encuentran previamente registrados signos que eventualmente puedan motivar a la SIC a la negación de la marca o lema comercial de interés por generar un posible riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
Con posterioridad, se deben identificar los productos y/o servicios que conformaran la cobertura de la marca de interés, esto con base en el uso efectivo que tendrá la marca en el mercado en un mediano plazo. Para que la cobertura del signo este conforme a la actividad de su titular, se podrá realizar una proyección de las líneas de negocios que tendrá el empresario. La cobertura de la marca se realiza con base en la Clasificación Internacional de Niza.
¿Cuáles son las etapas del trámite de registro de una marca o lema comercial?
Una vez se presenta la solicitud de registro de marca o lema comercial ante la SIC, esta adelanta un examen de forma de la solicitud para determinar si esta cumple con los requisitos establecidos en el artículo 139 de la Decisión 486 de 2000, los cuales versan sobre el signo en sí mismo (denominación, reivindicación de colores, cobertura de productos y/o servicios), su solicitante (datos del solicitante), su apoderado, en caso que se presente mediante abogado (poder especial debidamente conferido), así como el pago de las tasas administrativas que correspondan.
En caso en que la solicitud no cumpla con los requisitos de forma, la SIC requerirá al solicitante para que en el término de 60 días hábiles subsane el cumplimiento de estos requisitos.
Una vez se cumplan con los requisitos de forma, la solicitud de publicará en la Gaceta de Propiedad Industrial durante 30 días hábiles. Durante este tiempo, terceros interesados podrán presentar oposición a la solicitud de registro, con base en las causales de irregistrabilidad que consagra la Decisión 486 de 2000.
Tan pronto se venza el plazo de publicación, la solicitud de registro entra a Examen de Forma, en donde la Dirección de Signos Distintivos adelanta el estudio de registrabilidad del signo solicitado para decidir si concede o niega dicha solicitud.
Frente al acto administrativo que resuelve de la solicitud de registro, procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por el Delegado de Propiedad Industrial.
¿Qué es una oposición a la solicitud de registro de una marca o lema comercial?
Cuando un titular de una marca, lema comercial, o nombre comercial considere que el signo que está siendo solicitado en registro pueda afectar los derechos de exclusiva que ostenta sobre su signo previamente registrado, solicitado o, usado para identificar su actividad de manera previa, podrá iniciar un trámite de oposición a dicho registro durante el tiempo en que la solicitud se encuentre publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial.
Adicional a la causal de confusión con un signo anteriormente solicitado o registrado, o un nombre comercial protegido, el tercero interesado podrá interponer la oposición, entre otros, cuando el signo solicitado afecte el prestigio de personas naturales o jurídicas; cuando infrinja derechos de propiedad industrial o derecho de autor previos; consista en nombres de comunidades indígenas, así como en los nombres empleados por estas para identificar sus productos o servicios; o reproduzca o imite una marca notoria (artículo 136 Decisión 486).
Adicionalmente, podrá fundamentar su oposición en causales de irregistrabilidad absoluta de marcas (artículo 135 Decisión 486), como cuando el signo carece de distintividad; es exclusivamente descriptivo; consista en una forma usual o de una ventaja funcional o técnica a los productos o servicios que identifique; sea genérico; reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida; entre otros.
De acuerdo de lo anterior, el opositor del registro de un signo deberá indicar la causal en la cual fundamenta su oposición y, además, pagar la tasa administrativa señalada por la SIC para este fin.
¿Qué puede hacer si presentan una oposición a mi solicitud de registro?
En caso en que sea presentada una oposición de registro a una solicitud de marca o lema comercial, su solicitante tiene la oportunidad de contestar dicha oposición.
La respuesta a la oposición podrá presentarse dentro del término de 30 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la oposición y, en esta respuesta, se deberá desvirtuar el fundamento de la oposición, es decir, aquellos motivos que fueron propuestos por el opositor a la oficina de registro para evitar la concesión del signo solicitado.
Dar respuesta a la oposición de registro no es legalmente obligatorio, sin embargo, es altamente aconsejable, dado que permite al solicitante presentar contra argumentos a la oposición y demostrar que su signo no está incurso en ninguna causal de irregistrabilidad.
¿Cómo saber si hay solicitudes de registro que puedan afectar mis derechos de propiedad industrial?
En Mateus Carlier le asesoramos y acompañamos en caso de identificar una solicitud de registro de un signo que atente contra sus derechos previos como titular de una marca o lema comercial anteriormente registrado a solicitado o en los casos de nombres comerciales protegidos.
Hacemos seguimiento sobre la totalidad de Gacetas de Propiedad Industrial publicadas por la SIC para ofrecerle a nuestros clientes una vigilancia eficiente sobre sus bienes de propiedad industrial.
